企業IPR審核專利申請文件必須注意的問題
瀏覽:3788 來源:-- 發布時間:2019-07-02 16:40
一般來說,專利申請文件中形式問題都是比較明顯的,而且有經驗的專利代理師只要細心,都能夠避免形式問題的出現。另外,形式問題經過審查員的審查,多數還可以通過補正來克服。
但是,如果專利申請文件出現了實質性問題,則專利很可能無法授權,或被迫縮小保護范圍,或者即使授權也很難經受后續無效、訴訟的層層考驗。所以,企業IPR更應當重視實質問題的審核,這也是考查專利代理師是否技術和專業過硬的一種方式。
審核專利申請文件實質性問題的重點在于權利要求書的審核,這需要企業IPR具有一定的專利基礎知識。
可以說,權利要求書是發明和實用新型專利申請文件中最重要的部分,權利要求書撰寫的好壞直接影響到該發明創造能否獲得專利法保護以及授權后該專利權范圍的大小,同時也影響該專利申請在國家知識產權局審查進度等一系列問題。
一、權利要求書是否以說明書為依據
在一些情況下,由于發明人提供的技術資料有限,專利代理師可能會將發明人提供的交底材料進行擴充上位,這就容易出現權利要求沒有以說明書為依據,即權利要求沒有得到說明書的支持的問題,從而權利要求書不符合專利法第26條第4款的規定。
原則上,權利要求書中的每一項權利要求所請求保護的技術方案都應當在說明書中有充分的記載,即,權利要求書中的每一個技術特征在說明書中都應當有記載,同時,說明書還應當對各個技術特征之間的相互關聯及其工作、運轉方式作出清楚的說明。
因此,在審核權利要求書時,IPR應當審核其是否使用了上位的描述,該上位描述是否在說明書中有足夠的下位實施例具體說明,如果沒有,則應與專利代理師溝通,增加實施例或者修改權利要求書的相應描述。以化學領域為例,申請人在權利要求書中聲稱的范圍技術特征,在實施例中應對其端點以及至少一個中間點進行描述,這樣才能使實施例完整、規范。
另外,申請人還應審核實施例中是否體現了申請人最想保護的點,很多情況下是指最優化的一個或幾個技術方案。
二、權利要求書保護范圍是否適當
權利要求書的保護范圍是專利質量的核心,合適的保護范圍既關系到申請人的實際利益,又決定了申請文件修改的范圍。初始撰寫申請文件對權利要求、尤其是獨立權利要求的保護范圍進行設定后,后續的審查過程中,對權利要求的修改只能在該范圍內進行,而不能超出該范圍,所以專利申請前對獨立權利要求的保護范圍需要進行嚴格的審核。
首先,權利要求中技術特征應盡量上位。
通常,說明書記載的具體實施方式越多,允許做出的概括概念越上位。也就是說,說明書記載的實施方式越多,權利要求的保護范圍就相對越寬,對申請人越有利。
所以IPR在審核權利要求時,如果權利要求書中某項技術特征出現了非常具體的描述,如某一部件限定為螺桿,但是本領域技術人員無需創造性勞動就可以想到還可以采取其它常規的桿狀定位、固定構件將替代螺桿,那么需要與專利代理師溝通,是否可以爭取更大的保護范圍。
其次,獨立權利要求包含的非必要技術特征。
這點尤其針對獨立權利要求。
專利進行官方審查時要求權利要求必須包含必要技術特征。但是IPR在審核文件時,更應注意獨立權利要求是否包含了非必要技術特征,因為在專利審查過程中,審查員一般會允許申請人為了克服三性(新穎性、創造性、實用性)問題加入技術特征,但是不會允許申請人刪除權利要求中原本存在的技術特征。
通俗來講,非必要技術特征就是對本發明所要解決的技術問題沒有貢獻的技術特征,如果將非必要技術特征寫入獨立權利要求,會使權利要求保護范圍變小,而且在后續審查中無法再將其刪除,導致專利保護范圍變小。IPR在審核專利文件時,如果權利要求,尤其是獨立權利要求中去掉某一技術特征并不影響技術問題的解決(注意,是技術問題而不是技術效果),則可以考慮將其視為非必要技術特征,將其排除在獨立權利要求之外。
最后,權利要求書中盡量不要出現點值。
除非是特定的物質屬性需要具備的具體參數,否則都不建議在權利要求書中直接體現技術方案所實現的點值參數,如長度為5mm、溫度120度等。
如果長度確實是本技術發明的創造性之一,則至少在符合創造性的范圍內設置一個數值范圍(同時說明書中應當具備該數值范圍內的具體實施例),在專利審查過程中也可以通過修改該范圍,自由進退。
三、其它的一些技巧
1、權利要求的撰寫應當兼顧授權、無效和侵權。
一個好的專利申請文件,不但應當是易被授權的,還應當是易維權的。有經驗的專利代理師會從無效和維權的角度合理設置權利要求及其布局,例如對于方法類權利要求,應考慮如何描述步驟或者組合,維權時便于取證;對于多方參與的通信系統,應考慮維權時是否容易確定侵權方,等等。
2、不要因為專利代理師創造性地加入一些技術特征而竊喜。
代理師只是技術的描述者而非創造者。
很多情況下發明人提供的技術交底書資料較少,使專利代理師在撰寫過程中不得不進行技術的擴展,但是任何情況下專利代理師對技術的擴展都應當與發明人溝通,經過發明確認后者方可寫入專利文件。
如果專利代理師根據自己的經驗創造性地加入技術特征而未經發明人確認,那么很有可能這件專利申請會不同于發明人最初的創造思路,甚至與所要保護的產品偏離,雖然授權,卻不能保護專利權人的產品和技術。
3、重視撰寫文件過程中的溝通次數以及溝通時間。
撰寫文件過程中的溝通次數以及溝通時間一般決定了專利代理師對技術了解的程度,會直接體現在申請文件的質量上。
專利代理師對技術的理解處于橫向維度,而發明人縱向理解技術更深,專利代理師與發明人的每一次溝通都會激發新的創造靈感,二者的契合度越高,形成的專利文件質量越高。
沒有最好的專利申請文件,只有通過不斷的溝通、專業的撰寫和嚴格的審核形成的更好的專利申請文件。